En Ecuador, el Barça (FC Barcelona de España) presentó solicitudes para registrar su marca en las clases 25, 28 y 41.
El equipo más importante de ese país, el Barcelona Sporting Club (BSC), presentó oposiciones con base a varios registros previos “BARCELONA”. El equipo ecuatoriano, además afirmaba que la notoriedad del nombre “Barcelona” en el Ecuador existe hace mucho tiempo a favor del equipo ecuatoriano de futbol, quien posee la mayor hinchada nacional y tiene varios títulos regionales.
No solo los nombres son similares, sino también los emblemas.
La pregunta era pueden coexistir en el mismo territorio dos marcas notorias casi idénticas, para identificar los mismo servicios,??
ABREU & ASOCIADOS, defensor del equipo barcelonés, argumentó que este conflicto no podía analizarse siguiendo las reglas típicas para determinar la confundibilidad de los signos. Deben analizarse circunstancias adicionales como la pacifica coexistencia de las marcas en el mercado local durante varios años, el grado de atención y conocimiento de los consumidores potenciales de estos particulares productos/ servicios, el reconocimiento y diferenciación local de las marcas en conflicto. Todo ello debe llevar a la autoridad a concluir que los consumidores no han sido confundidos por estas marcas pese a sus similitudes, y que por lo tanto pueden coexistir registradas.
Se analizó la posibilidad de iniciar acciones para revertir los derechos del Barcelona Sporting Club en el Ecuador, caso de que se negare la posibilidad de que las marcas coexistan en ese territorio. Existían argumentos legales a favor del FCBarcelona: La marca del equipo barcelonés tiene un reconocimiento mundial afianzado, y previo, a la supuesta notoriedad local del equipo ecuatoriano, posee registros en múltiples países, es creador indiscutible del emblema en disputa, e incorpora en su nombre una indicación geográfica que resulta falsa y engañosa respecto del equipo del Ecuador.
Con fecha 17 de Julio del 2014 el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual ofició la concesión del registro de las marcas FCB FCBARCELONA & diseño, clases 25, 28 y 41 en el Ecuador a favor del FUTBOL CLUB BARCELONA.
Las Resoluciones emitidas por la Oficina de Marcas de Ecuador significan una jurisprudencia muy interesante respecto de la posible coexistencia registral de signos muy similares, en la misma clase internacional, y determina que “analizadas las pruebas presentadas, se evidencia que los signos FCB FCBARCELONA de FUTBOL CLUB BARCELONA, y BARCELONA del BARCELONA SPORTING CLUB(BSC), han coexistido de hecho pacíficamente en el mercado sin reclamaciones, muestra de aquello son los tres partidos de fútbol amistosos jugados en los años 1962, 1982, y 1988” y concluyó que “el signo FCB FCBARCELONA & DISEÑO solicitado por FUTBOL CLUB BARCELONA puede acceder al registro sin vulnerar los derechos de los consumidores”.
Este caso constituye una valiosa jurisprudencia en nuestra región, donde coexisten 6 River Plates y tres Boca Juniors además de los originales de Buenos Aires, donde a más de los equipos británicos existe el Arsenal y el Racing Club (uno argentino y otro montevideano),y hay varios otros casos similares.